특허권 집행 불가성 항변은 미국 성문법에 근거한 것이 아니라 미국 특허 사법판례에서 나온 것이다. 이 항변에 근거하여, 기소된 특허 침해자는 특허권이 집행할 수 없다고 주장할 수 있다. 특허권자가 특허 신청 과정에서 공평한 원칙을 위반했기 때문이다.
공평원칙 위반에 관한 규정.
미국 특허상표국의 특허 심사는 일방적인 절차이기 때문에, 일반적으로 심사위원은 자신이 얻은 정보를 검색함으로써 제한된 시간 내에 특허 출원의 특허 가능성을 확정한다. 대부분의 경우 발명가나 신청자는 실제로 특허 출원에 관한 정보를 가장 잘 알고 있다. 이에 따라 공익을 보호하기 위해 미국 특허상표국은 신청자의 공개 및 통보 의무와 솔직하고 성실한 도덕기준을 연방행정법규집집 및 미국 특허심사가이드 600 장과 2000 장에 기재했다.
연방행정법 제 37 편 제 56 조 발췌문은 다음과 같이 번역된다. "특허 출원 및 심사 과정에 참여하는 모든 사람은 특허청에 고백하고 정직해야 할 의무가 있다. 그/그녀가 알고 있는 특허성의 본질과 관련된 정보를 공개할 의무가 있다." "A) 정보 자체 또는 다른 정보와 결합하여 특허 권리 요구 사항의 특허 가능성을 미리 결정할 수 있는 것으로 간주되는 정보는 본질적으로 특허 가능성과 관련이 있습니다. B) 정보가 신청자의 특허 가능성에 대한 주장을 뒤엎거나 일치하지 않거나, 신청자가 특허를 낼 수 없는 이유를 뒤엎거나 반박하는 이유와 일치하지 않는다. " "소위' 특허 출원 및 심사 과정과 관련된 사람' 은 A) 특허 출원의 모든 발명가를 포함한다. B) 특허 출원을 준비하거나 참여하는 각 대리인 또는 변호사 C) 본질적으로 특허 출원 준비에 참여하는 기타 모든 사람, 발명가 또는 양수인과 관련된 사람, 또는 특허 출원을 양도할 의무가 있는 사람. "
따라서 신청자가 특허 출원 심사에서 통보 의무를 다하지 않고 솔직하고 성실한 도덕기준을 위반하면 공평한 원칙을 위반한 것으로 간주된다. 이 행위가 공정성의 원칙을 위반하는지 여부를 판단할 때, 누락된 정보가 특허성의 본질과 관련이 있는지 여부, 신청자의 행동이 특허국을 "의도적으로" 오도하는지 여부 등 두 가지 요소를 고려해야 하는 경우가 많습니다.
1 특허성의 본질과 관련된 정보
특허 가능성의 본질과 관련된 정보는 특허를 심사할 때 특허성이나 노출 심사위원의 관심사에 영향을 줄 수 있는 특성을 말합니다. 특허 심사 절차에는 신규 신청에 대한 심사 절차, 특허의 재심 절차, 재공고 심사 절차가 포함됩니다. 특허 신청자의 공개 의무는 신청자가 알고 있는 과거 사례뿐만 아니라 특허 특허와 관련된 기타 모든 정보 (소송 정보 포함) 도 포함합니다. 미국 특허 심사 지침에 따르면 소송에는 관련 특허가 무효인 소송과 특허 신청자의 사기 또는 공정성 원칙 위반 혐의 소송이 포함됩니다.
예를 들어, Critikon 대 Becton Dickinson 사건에서 Critikon 의 특허는 특허 재심 과정에서 특허와 관련된 무효 소송 정보를 공개할 의무를 이행하지 못했기 때문에 연방 순회 법원에 의해 집행할 수 없는 것으로 판명되었습니다. 연방 순회 법원이 이 사건을 심리한 후, Critikon 의 특허는 시행할 수 없다고 판결했다. 왜냐하면 Critikon 은 특허 심사 과정에서 공평한 원칙을 위반했기 때문이다. 공평한 원칙에 위배되는 것은 Critikon 이 le miex 특허를 재공고하고 심사하는 과정에서 le miex 특허와 관련된 무효 소송을 공개하지 않았다는 것이다. 무효 소송과 관련된 특허 (맥도날드 특허) 는 레미엑스 특허의 특허성과 관련이 있으며 공개되지 않은 행위는 오도 의도로 추정될 수 있다.
본 사건에서 지방법원과 연방순회법원의 주요 논란은 소송에 관련된 McdonaId 특허가 Lamiuax 특허 가능성과 관련된 정보인지 여부다. 현지 법원은 맥도날드의 특허가 관련 특허와 실질적으로 다르기 때문에 실질적인 연관이 없다고 생각한다. 그러나 연방 법원은 맥도날드의 특허가 두 가지 중요한 특징을 밝혀냈다고 보고 있는데, 이 두 가지 특징은 심사위원이 특허를 심사할 때 중점적으로 주목하는 특징이다. 이 두 가지 특징이 완전히 다른 두 장비에 적용되었지만 맥도날드의 특허가 특허성과 관련된 정보가 아니라는 결론을 내릴 수는 없다. MPEP 200 1.06 (c) (2005)
이 경우 연방 법원은 결국 McdoRald 특허가 le miex 특허를 무효로 만들기에 충분하지 않지만 le miex 특허 가능성과 관련된 정보로 간주된다는 특허가 유효하다고 판결했다. 미국 특허법에서 정보의 실질적 관련 여부를 판단하는 기준이 비교적 광범위하다는 것을 알 수 있다. 특허에 영향을 주지 않는 특허성 때문에 정보가 실질적으로 관련이 없다고 독단적으로 판단해서는 안 된다.
2 일부러
사기처럼 돈집과 신청자의 주관적 의도적 연관성에 대한 엄격한 증거가 필요하지는 않지만 신청자의 단순한 소홀함, 우연한 소홀, 잘못된 판단이 특허를 집행할 수 없다는 것을 증명하기에는 부족하다. 그런데 신청자의 행동이' 의도적' 인지, 고의가 아닌 단순한 소홀이나 우연한 실찰인지 어떻게 기준을 판단할 수 있을까?
의도적' 은 보통 증거추리에 의해 증명되며, 발명가나 대리인이 자백할 필요는 없다. 그러나' 의도적' 과 관련된 증거가 있어야 한다. 이 증거가 반드시 직접적인 증거는 아니지만 특허권자의 행동에서 추론할 수 있다. 예를 들면 경솔한 소홀과 명백한 과실이다. 그러나' 고의적' 오도는 판결중의 과실로만 판단할 수 없다. 특허권자의 주관적 성실성은 고려할 수 있는 요인이다. Kinsdown 사건에서 판사는' 고의적' 의 추론이 사건의 전반적인 상황, 과실의 성격과 정도, 주관적인 선의의 존재 여부에 달려 있다고 생각한다. 애륜 양궁 사건에서 발명가와 특허 변호사는 이전 사건이 관련 특허의 참신함과 창조성과 무관하다고 주장해 특허청에 제출하지 않았다. 그러나 전안이 관련 특허의 참신함이나 창조성과 관련이 있는지 판단하는 것은 권리 요구를 최대한 해석하고 오판을 피해야 한다.
실질관련' 과' 의도적' 은 완전히 분리되어 있지 않다. 관련도가 높을수록 공평원칙을 위반하는 데 필요한' 의도적' 정도가 낮아진다. 특허권자가 고도의 관련 이전 사건에 직면하고 특허권자가 이전 사건의 관련성을 알고 있거나 알아야 한다는 명확한 증거가 있을 때,' 선의의 오판' 의 이유는' 고의적' 의 오도 인정을 막기 어렵다. 그러므로 이런 상황에서 단순히' 의도적' 을 부정하는 것은 소용이 없다.
일반적으로 해당 외국 신청 (비 미국 신청 참조) 을 반박하는 데 사용되는 이전 사건을 숨기거나 숨기는 것은' 의도적' 으로 인정되는 중요한 사실 요인이다. 따라서 해당 중국 특허가 심사 과정에서 중국 특허국이 발견한 이전 사례에 의해 반박되는 경우, 신청인은 미국 특허청에 관련 이전 사례를 제때에 제출하여 미국 특허 출원이 후속 과정에서 집행 불가로 판정되는 것을 방지해야 합니다.
또한 발명가가 이전에 생산한 제품이 특허청에 공개되지 않은 상태에서 판매된다면, 이 제품은 특허 신청과 정확히 동일하지 않지만, 이 특허가 전안과 차별화되는 중요한 기술적 특징을 밝혀내면' 의도적' 으로 특허국의 결과를 오도할 수 있다.
물론 위조행위는 정보를 숨기는 것보다' 의도적' 으로 판정되기 쉽다. 특허 신청자가 영어가 아닌 사례 또는 파일 정보를 제출할 때 심사관이 사례 관련성이 낮다고 판단하여' 추리 숨기기' 를 초래할 수 있습니다.
특허권 취소 여부에 대한 항변을 강제할 수 없는 논의.
미국이 공평원칙 위반을 제한하는 행위제도의 긍정적인 의미를 감안하면 국내에서도 미국을 본받아 관련 신청자 공개와 통지제도를 건립할 것을 호소하는 학자들도 있다. 실제로 현재 미국 특허법 개혁 방안의 논의에서 미국 특허계도 특허권이 공정원칙 위반으로 집행할 수 없는 항변을 폐지할지 여부를 격렬하게 논의하고 있다. 미국 국립과학원도 미국 특허법 개혁 제안에 대해 특허권자가 특허 출원 과정에서 공정원칙을 위반한 항변을 폐지하고 특허권을 강제할 수 없다고 주장한 바 있다.
폐지를 제안하는 이유는 (1) 어떤 행위가 공정원칙을 위반하는지 정의하는 명확한 객관적 기준이 없고, 공정원칙을 위반하는 행위에 대한 판단은 구체적 사실에 근거한 개인의 주관적인 판단이다. (2) 신청자의 의무 통보에 대한 법원의 요구는 달성하기 어려운 최고 청렴성 수준이다. (3)' 특허성의 본질과 관련된 정보' 와' 의도' 라는 두 가지 요소에 대한 명확한 정의는 없다. (4) 미국 연방순회법원도 항변을 집행하지 않는 것이 역병처럼 과도하게 남용되면 소송 비용이 증가할 뿐만 아니라 소송 효율도 낮아진다고 지적했다.
그러나 최근 미국 변호사협회 지적재산권부는 상원 사법위원회에 쓴 미국 특허법 개혁 제안에서 특허권이 공정원칙을 위반하는 행위에 대해 집행할 수 없는 항변제도를 더 수정, 보완 및 보존해야 한다고 제안하고 있다.
미국 특허계는 여전히 고지 및 공개 의무를 확립하는 법적 의미와 실효를 검토하고 있으며, 공정원칙 위반 행위를 더욱 수정하고 보완하는 인정 기준에 동의하지 않고 있다. 따라서 필자는 미국의 호소에 따라 자체 관련 제도를 세우기 전에 심사숙고해야 한다고 생각한다. 또 중미 양국은 사법제도, 소송 절차, 사법이념, 법치발전 등에 뚜렷한 차이와 격차가 있다. 예를 들어, 중국은 미국의 재판 전 조사 및 증거 수집 절차를 갖고 있지 않으며, 침해 혐의로 기소 된 사람들은 중국 특허권자가 공정성 원칙을 위반했다는 증거를 얻기가 어렵습니다. 미국에서는 이런 조사 포렌식 절차를 이용해 특허권자의 증인 물증 등을 조사할 수 있다. 특허권자가 특허를 획득하는 과정에서 공정원칙을 위반한 증거가 있는지 알 수 있다.
중국의 특허권자가 미국과 거래하고 있다.
특허 출원에서 주의해야 할 몇 가지 문제
아래 글에서 저자는 중국 특허 경영자가 미국 특허 신청을 처리할 때 공정원칙 위반을 피하기 위해 주의해야 할 몇 가지 문제를 간략하게 소개했다.
1 모든 관련자는 통보 의무가 있습니다.
발명인을 제외하고 미국 특허 출원 서류의 준비, 전달 및 답변에 참여하는 사람은 모두 상술한 공개 의무가 있다. 예를 들어, 미국에서 신청한 저자, 심사원 및 특허 대리인은 미국에서 발명된 모든 관련 간행물, 특허, 특허 출원 및 기타 공공 사용 또는 판매 활동을 심사관에게 알려야 합니다.
모든 발명가가 진정한 발명가인지 확인하다.
발명가 신분이 잘못되면 특허가 구현되지 않을 수 있습니다. (1) 발명가 목록에 적어도 한 명의 발명가가 실제 발명가가 아니거나 (2) 하나 이상의 실제 발명가가 발명가 목록에 나타나지 않는 경우.
3. 기업 지위의 변화에 주목한다
미국 특허상표청에 특허 신청을 할 때 기업 상태가 소기업인 경우, 이후 대기업으로 발전한다면 심사 중이든 특허 허가 후든 대기업에 따라 각종 비용을 제때에 납부해야 한다.
어떠한 허위 진술도 피하다.
심사 과정에서 발명가가 기각을 극복하기 위해 증거를 제시하거나 선서를 해서 이전 사건을 극복할 수 있지만 허위 증명서나 허위 진술은 피해야 하는 경우도 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 과학명언)
발명가에게 최우수 실시 사례가 미국 특허 출원에 공개되었는지 확인하다.
미국 특허 출원에서 고의로 최적의 실시 사례를 숨기면 특허를 집행할 수 없게 될 수도 있다.
미국 특허상표국이 검토 중인 기타 관련 신청도 통보했다.
신청자가 미국에서 발명과 관련된 다른 신청을 동시에 하고 해당 신청의 내용이 본 신청의 특허 가능성과 관련이 있는 경우 발명가도 해당 신청에 대한 정보를 심사관에게 알릴 의무가 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 발명명언)
발명가의 선서장은 확인 및 서명을 한다.
발명가는 선서서에 서명하기 전에 선서서를 읽고 이해하고 비준해야 한다. 발명가가 영어를 읽거나 이해할 수 없는 경우, 선서장 영어 버전의 내용을 설명하는 해당 중국어 버전을 발명가에게 제공해야 합니다.
8. 중국 심사위원이 특허 심사 과정에서 인용한 이전 사례를 공개한다.
만약 중국 심사원이 미국 신청에 해당하는 중국 특허 신청을 심사할 때 몇 가지 이전 사례를 인용한다면. 그런 다음, 이러한 과거의 사례들도 미국 시험관에게 알려야 한다. 참고: 미국이 해당 중국 신청의 우선권을 주장하든 그렇지 않든, 중국 신청의 내용이 미국 출원의 특허성에 영향을 미치는 한 발명가는 상술한 고지의무가 있다. 마찬가지로, 일본 특허 출원, 한국 특허 출원 등 미국의 신청에 해당하는 다른 국가의 특허 출원이 있는 경우, 다른 나라의 심사위원들이 심사에서 인용한 전자의 사례도 미국 심사관에게 알려야 한다.
이전 비영어권 사례는 해당 관련성에 대한 간략한 설명을 번역하거나 제공해야 합니다.
예를 들어, 중국 심사관이 해당 중국 특허 신청을 심사할 때 중국어의 이전 사례를 인용한 경우, 이전 사례와 미국 특허 출원의 연관성에 대한 간략한 설명을 제공하거나, 이전 사례의 중국어 영어 번역을 제공하거나, 다른 나라에서 제출한 특허 출원의 동등한 영어 버전을 제공합니다.
10 은 미국 특허 심사 기간 내내 의무를 통보합니다.
미국 특허 출원이 포기되고 승인될 때까지 미국 출원과 관련된 사람들은 미국의 특허 출원 가능성에 영향을 미치는 이전 사건을 심사관에게 제때에 알릴 의무가 있다.
1 1 제출된 이전 사례에서는 실질적인 연계 기준 대신 최소 연계 기준을 사용하는 것이 좋습니다.
모 전 마을이 미국 신청과 관련이 있다는 것을 발견하거나 의심하기만 하면 즉시 미국 심사관에게 알려야 한다. 미국 출원의 특허성에 중요한 영향을 미칠 것으로 판단한 이전의 사례만 공개하지 않도록 노력하십시오. 일부 지원자들은 실질적인 연관이 없는 전안은 소송 과정에서 특허성과 실질적으로 연관이 있는 것으로 인정될 수 있다고 생각한다.